Торгова марка – це актив, у який вкладені роки роботи, маркетингові бюджети та репутація на ринку. І саме тому торгова марка все частіше стає об’єктом рейдерських атак з боку недобросовісних опонентів, конкурентів чи інших осіб.
Схема захоплення ТМ зазвчиай проста і цинічна: зловмисники реєструють торгову марку, схожу до ступеня змішування з вашою, або оскаржують чинність вашого свідоцтва – і отримують важіль тиску на ваш бізнес. У кращому випадку це закінчується судовим спором і значними витратами. У гіршому – ви втрачаєте право на використання власного бренду.
Практика свідчить: більшість підприємців дізнаються про загрозу своїй торговій марці вже тоді, коли зловмисники діють активно. У зв’язку з цим необхідно мати на увазі, що превентивний юридичний захист інтелектуальної власності обходиться у рази дешевше і ефективніше, ніж судове відновлення порушених прав.
У цій статті розглянемо практичний алгоритм захисту торгової марки від захоплення на кожному етапі: від реєстрації до активного захисту у разі атаки.
Крок 1. Правильна та своєчасна реєстрація торгової марки
Чому це критично важливо. В Україні діє принцип «перший подав – перший отримав» (first-to-file). Це означає: право на торгову марку отримує не той, хто першим почав її використовувати, а той, хто першим подав заявку на реєстрацію. Тобто, якщо ви роками використовуєте позначення, але не зареєстрували його – будь-хто може зробити це раніше вас і отримати виключні права.
Правова основа: відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (далі – ЗУ «Про знаки»), право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, яке видається за результатами державної реєстрації.
Що необхідно зробити:
- зареєструвати торгову марку в Українському національному офісі інтелектуальної власності (УКРНОІВІ) – раніше НОІВ – до початку активного використання або одночасно з ним;
- правильно визначити класи товарів і послуг за Міжнародною класифікацією (МКТП): чим ширший перелік класів – тим надійніший захист;
- подати заявку від імені юридичної особи, а не фізичної особи-засновника – щоб уникнути ризику втрати марки у разі корпоративного конфлікту або смерті власника (хоча на практиці інколи доцільніше реєструвати торговельну марку саме від імені фізичної особи – засновника компанії);
- зберігати докази першого використання позначення (дата першої публікації, рекламні матеріали, договори) – на випадок оскарження реєстрації.
Строки: процедура реєстрації торгової марки в Україні займає в середньому 12–18 місяців від дати подачі заявки.
Крок 2. Моніторинг реєстру торгових марок
Проблема. Реєстрація торгової марки, – не разова дія, а початок постійного процесу захисту, який потребує системного підходу. Це зумовлено тим, що в Україні майже кожен день подаються нові заявки на реєстрацію позначень, при цьому деякі з яких можуть бути схожими до ступеня змішування з вашою маркою.
Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про знаки» власник свідоцтва має право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстроване позначення.
Однак на практиці це право потрібно активно захищати – пасивне очікування не дає результату.
Що необхідно зробити:
- здійснювати регулярний моніторинг бази даних УКРНОІВІ на предмет подачі заявок, схожих із вашою маркою;
- у разі виявлення такої заявки – подати заперечення проти її реєстрації у встановлені строки: відповідно до ст. 10-1 ЗУ «Про знаки» заперечення подається протягом 3 місяців від дати публікації відомостей про заявку в офіційному бюлетені;
- доручити моніторинг реєстру патентному повіреному або юридичному раднику – для своєчасного реагування без пропуску строків;
- додатково відстежувати доменні імена та реєстрацію юридичних осіб із назвами, схожими до вашої торгової марки.
Крок 3. Своєчасне продовження строку дії свідоцтва
Проблема, яку часто недооцінюють. Свідоцтво на торгову марку в Україні діє 10 років від дати подачі заявки і може продовжуватися необмежену кількість разів – кожного разу ще на 10 років. Однак якщо власник пропускає строк продовження, свідоцтво припиняє свою дію.
Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про знаки» для продовження строку дії свідоцтва власник зобов’язаний сплатити відповідний збір протягом останнього року дії свідоцтва. Передбачено також пільговий строк – 6 місяців після закінчення терміну дії за умови сплати додаткового збору.
Якщо строк пропущено – торгова марка переходить до суспільного надбання, і будь-яка особа може зареєструвати її на власне ім’я. Цим активно користуються рейдери: вони відстежують марки з простроченим строком дії і реєструють їх на підставних осіб.
Що необхідно зробити:
- внести дату закінчення строку дії свідоцтва до корпоративного календаря з нагадуваннями за 12 та 6 місяців до спливу;
- доручити контроль за строками юридичному раднику або патентному повіреному;
- при абонентському юридичному супроводі – передбачити моніторинг строків дії об’єктів інтелектуальної власності компанії як окремий напрям роботи.
Крок 4. Правильне оформлення прав на торгову марку у корпоративній структурі
Проблема. Одна з найпоширеніших помилок – реєстрація торгової марки на фізичну особу-засновника, а не на юридичну особу. Якщо між учасниками виникає корпоративний конфлікт або один із партнерів виходить із бізнесу – він забирає торгову марку «з собою», оскільки є її власником.
Аналогічна ситуація виникає, коли марка зареєстрована на юридичну особу, яка є лише однією з кількох структур бізнесу: у разі рейдерського захоплення цієї структури рейдери отримують і права на торгову марку.
Що необхідно зробити:
- визначити оптимального власника торгової марки з урахуванням корпоративної структури бізнесу: у ряді випадків доцільно зареєструвати марку на холдингову компанію або окрему спеціалізовану юридичну особу і надавати права на її використання операційним компаніям за ліцензійним договором;
- у разі використання торгової марки кількома пов’язаними компаніями – укласти ліцензійні договори на використання марки з обов’язковою реєстрацією таких договорів у УКРНОІВІ відповідно до ст. 16 ЗУ «Про знаки»;
- у корпоративному договорі між учасниками товариства передбачити порядок використання торгової марки у разі виходу одного з партнерів або ліквідації компанії.
Крок 5. Фіксація та захист доказів використання торгової марки
Чому це важливо. Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про знаки» дія свідоцтва може бути достроково припинена за невикористання торгової марки без поважних причин протягом 5 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання було припинено. Це ще один інструмент, який рейдери використовують для оскарження чинних свідоцтв.
Що необхідно зробити:
- систематично фіксувати факти використання торгової марки: рекламні матеріали з датою публікації, договори з контрагентами, де зазначена марка, пакування продукції, скріншоти сайту з датою;
- зберігати зазначені матеріали не менше 5 років у систематизованому вигляді;
- у разі тимчасового припинення використання марки (наприклад, через воєнні дії) – фіксувати поважні причини такого припинення документально.
Крок 6. Захист торгової марки у разі активної атаки
Якщо рейдерська атака на торгову марку вже розпочалась – необхідно діяти швидко, професйно та системно. У даному разі залежно від характеру атаки застосовуються різні інструменти захисту інтелектуальної власності.
Ситуація 1: зареєстровано схоже позначення.
- подати позов про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг до Вищого суду з питань інтелектуальної власності на підставі ст. 19 ЗУ «Про знаки»;
- паралельно подати заяву до Антимонопольного комітету України (АМКУ) про недобросовісну конкуренцію відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР – у разі, якщо реєстрація схожої марки спрямована на введення в оману споживачів.
Ситуація 2: незаконне використання вашої торгової марки третіми особами.
- направити претензію порушнику з вимогою припинити використання марки та відшкодувати завдані збитки;
- звернутися до суду з позовом про заборону використання позначення та стягнення компенсації відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу України;
- подати заяву до правоохоронних органів за ознаками злочину, передбаченого ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг).
Ситуація 3: оскарження чинності вашого свідоцтва.
- підготувати доказову базу використання торгової марки (рекламні матеріали, договори, публікації) для спростування аргументів про невикористання;
- залучити патентного повіреного та адвоката для представництва інтересів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності або апеляційній палаті УКРНОІВІ.
Висновок:
Юридичний захист торгової марки – це безперервний процес, який потребує системного та професійного підходу: своєчасна реєстрація, регулярний моніторинг реєстру, контроль строків дії свідоцтва, правильна корпоративна структура та оперативне реагування на будь-які спроби посягання на ваш бренд.
Практика показує, що саме ті підприємці, які своєчасно вибудували належну систему захисту інтелектуальної власності, витрачають на неї в десятки разів менше коштів і часу, ніж ті, хто змушений відновлювати порушені права в судовому порядку.
Що робити вже зараз?
Адвокатське бюро «Лотиш і Партнери» надає повний спектр послуг із захисту інтелектуальної власності та торгових марок: правовий аудит наявних свідоцтв і ліцензійних договорів, супровід реєстрації торгової марки в УКРНОІВІ, моніторинг реєстру та своєчасне реагування на потенційні загрози, розробка ліцензійних договорів і договорів про відчуження прав на торгову марку, представництво інтересів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності та Антимонопольному комітеті України, а також щомісячний абонентський юридичний супровід бізнесу з питань захисту інтелектуальної власності.
Зв’яжіться з нами для отримання консультації – і ми допоможемо захистити ваш бренд.
-
Лотиш Андрій Михайлович - адвокат, керуючий “Lotysh & Partners”