До Адвокатського бюро «Lotysh & Partners» часто звертаються клієнти, українські та іноземні компанії, зі скаргами щодо незаконного використання їхніх знаків для товарів і послуг (торговельних марок) у мережі інтернет з боку недобросовісних конкурентів. У даному разі таке використання торговельних марок здійснюється на веб-сайтах чи соціальних мережах компаній конкурентів, без жодного дозволу власника, – особи, яка належним чином зареєструвала за собою право на дану торговельну марку, що підтверджується відповідним свідоцтвом.
За результатами опрацювання даних запитів, юристами бюро було підготовлено правовий висновок для клієнтів щодо тактики і стратегії захисту порушених прав у сфері інтелектуальної власності.
Правове регулювання використання в Україні знаків для товарів і послуг
Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» набуття права на торговельну марку (знак для товарів і послуг) засвідчується Свідоцтвом.
Відповідно до ч. 5 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знаки для товарів і послуг надає такі права їхнім власникам, – забороняти іншим особам використовувати без їхньої згоди (власників зареєстрованих торговельних марок):
- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.
Згідно з ч. 3 ст. 157 ГК України свідоцтво надає право його власнику забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, крім випадків, передбачених законом.
Способи і методи захисту порушених прав на торговельні марки
1) Звернення до господарського суду при незаконному використанні знаку для товарів і послуг.
У разі наявності спору у сфері інтелектуальної власності між двома суб’єктами господарювання (або з фізичною особою, яка використовує знак для товарів і послуг у власній підприємницькій діяльності), – вказаний спір підлягає вирішенню господарським судом за правилами Господарського процесуального кодексу України, виходячи з такого.
Відповідно до статті 20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності, крім спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності; інші справи у спорах між суб’єктами господарювання.
Відповідно до ч. 2 ст. 20 ГПК України Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема, справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування.
При цьому, відповідно до п. 15 Перехідних положень ГПК України Вищий суд з питань інтелектуальної власності починає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності в газеті «Голос України» повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності.
Таким чином, п. 16 Перехідних положень ГПК України передбачає, що до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Крім того, пунктом 1.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» передбачено, що господарським судам підвідомчі справи у спорах, пов’язаних з використанням у господарському обороті об’єктів інтелектуальної власності, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 Господарського процесуального кодексу України.
Отже, спори у вищенаведених справах підлягають вирішенню господарським судом за правилами ГПК України (у такому разі наші юристи здійснюють представництво в господарських судах).
2) Визначення редмету позовних вимог під час звернення до суду.
Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Порушення прав власника свідоцтва) будь-яке посягання на права власника знаку для товарів і послуг (на яке видано свідоцтво) вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику торговельної марки завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду.
Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України (Захист цивільних прав та інтересів судом) кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, окрім інших, припинення дії, яка порушує право, та відшкодування збитків, моральної (немайнової) шкоди.
Таким чином, у даному разі до господарського суду подається позов про заборону використання знаку для товарів і послуг позивача та стягнення з відповідача збитків/ упущеної вигоди (у разі наявності достатніх підстав та необхідних належних і допустимих доказів).
3) Звернення до АМКУ у разі неправомірного використання знаку для товарів і послуг.
Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про недобросовісну конкуренцію» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знаку для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.
Відповідно до ст. 21 вказаного закону за неправомірне використання знаку для товарів і псоулг суб’єкта господарювання передбачається накладання штрафу до 5 % доходу (виручки) від реалізації продукції компанії порушника за останній звітний рік.
Отже, у даному разі наявні окремі підстави також для звернення з відповідною скаргою про незаконні дії опонентів щодо неправомірного використання торговельної марки та захисту законних прав та інтересів власника ТМ, права якого порушені, – до органів Антимонопольного комітету України
4) Звернення до правоохоронних органів при наявності шкоди, завданої під час незаконного використання торговельної марки.
У разі наявності у складі незаконних дій опонентів ознак злочину під час незаконного використання знаку для товарів і послуг, – завдання власнику торговельної марки матеріальної шкоди у значному розмірі, – у власника торговельної марки виникає право звернення до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінального провадження за ст. 229 Кримінального кодексу України. Вказана стаття КК України передбачає настання кримінальної відповідальності за незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.
Незаконні використання знаків для товарів і послуг: юридичний супровід спорів
Юридичний супровід спорів у сфері інтелектуальної власності (захисту порушених прав та інтересів власників торговельних марок) передбачає надання таких юридичних послуг:
1) досудова підготовка, формування правової позиції для звернення до суду, правоохоронних органів, або до АМКУ:
- опрацювання матеріалів, доказів,
- опрацювання спеціалізованого законодавства, роз’яснень, судової практики,
- збір необхідних доказів у справі,
- формування вичерпного переліку доказів, які необхідно витребувати через ухвалу суду на початку слухання судової справи, чи до початку розгляду документів органами АМКУ, правоохоронними органами.
2) підготовка позовних заяв, заяви до АМКУ, звернення до правоохоронних органів:
- підготовка проекту позовної заяви до господарського суду;
- підготування проекту заяви до АМКУ та/або до правоохоронних органів;
- погодження проектів підготовлених документів з клієнтом;
- внесення необхідних правок до вказаних документів, внесення змін та доповнень у разі необхідності.
3) юридичний супровід справи:
- подання позову суду;
- направлення заяви до АМКУ;
- подання заяви до правоохоронних органів;
- юридичний комплексний супровід справи у наведених органах та установах;
- безпосередня участь адвокатів бюро в судових засіданнях, під час слідчих дій на досудовому слідстві, участь в засіданнях органів АМКУ, підготовка усіх необхідних процесуальних документів у справі.
Вартість юридичних послуг у сфері інтелектуальної власності погоджується за результатами проведених консультацій та опрацювання наданих матеріалів. Додатково оплачуються фактичні витрати у справі, – судовий збір у справі: 1,5 відсотка ціни позову та інші фактичні витрати.
Грошові кошти, в якості оплати вартості юридичних послуг, сплачуються в офіційному порядку на банківський рахунок Адвокатського бюро, – у зв’язку з цим, до суду подається клопотання про відшкодування за рахунок Відповідача понесених витрат на правову допомогу у справі.
Запис на консультації у спорах щодо незаконного використання знаку для товарів і послуг, – за тел. +38 067 743-27-66.
-
Лотиш Андрій Михайлович - адвокат, керуючий “Lotysh & Partners”